Патентне право: Арифметична регресія

Наталія МІНАКЕРМАН,
юрист патентно-юридичної компанії IPStyle

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Закон) передбачає, що термін дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки в патентне відомство. Але в деяких випадках є можливість продовжити його дію. Це правило стосується тих патентів на винахід, об’єктом яких є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу. Термін продовження дорівнює періоду між датою подання заявки на винахід та датою одержання такого дозволу, але не може перевищити п’яти років (пункт 4 статті 6 Закону).

Справді, такого роду бонус досить часто стає необхідним для власників вищезазначених патентів, адже з моменту подачі заявки на винахід та до моменту реєстрації, наприклад лікарського засобу, минає багато років, які проходять даремно для патентовласника — будь-яке використання того ж лікарського препарату можливе винятково після отримання реєстраційного посвідчення. За таких обставин передбачена наступна процедура: власник патенту подає до Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ) клопотання і засвідчену копію документа, що надає дозвіл на використання засобу, виданого компетентним органом. Після їхнього розгляду ДСІВ може прийняти рішення про продовження строку дії патенту. Відтак, патентовласник залишиться задоволений — його права та інтереси справедливо захищені законом (держава «забрала» роки можливого використання патенту — держава їх «повернула»).

Однак таке продовження може обернутися суттєвим конфліктом. Як приклад наведемо судовий спір (справа № 910/17306/15) за позовом ТОВ «Насіннєва Компанія Сідера» (м. Бровари Київської області) до ДСІВ України та компанії Syngenta Participations AG (м. Базель, Швейцарія) про визнання патенту України № 41255 на винахід таким, що припинився 14 липня 2013 року, визнання недійсним рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (департамент — попередник ДСІВ) від 3 серпня 2009 року.

 

Хронологія подій

17 вересня 2001 року компанією «Новартіс АГ» було отримано патент України № 41255 на винахід («Похідне 1,3,5-оксідіазину чи його таутомер або сіль та інсектицидний засіб, що їх містить»), термін його дії — до 14 липня 2013 року.

Період між датою подання заявки на винахід за патентом України № 41255 (14 липня 1993 року) та датою отримання дозволу на використання препарату «Круїзер 350 FS, т.к.с., препарат для протруювання насіння», в якому використана одна з речовин, а саме «тіаметоксам», що охороняється патентом України № 41255, становить майже дев’ять років (посвідчення про державну реєстрацію отримане 31 січня 2002 року).

17 листопада 2003 року між компаніями «Новартіс АГ» та Syngenta Participations AG було укладено договір про передачу прав на зазначений винахід. А 20 травня 2009 року остання подала до департаменту клопотання про продовження терміну дії патенту України № 41255 на винахід. 3 серпня 2009 року департамент клопотання задовольнив — термін дії патенту продовжено на п’ять років (до 14 липня 2018 року).

ТОВ «Насіннєва Компанія Сідера» здійснює діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами. 10 березня 2014 року між позивачем і ТОВ «Вассма Кемікал» було укладено договір про надання дозволу на використання препарату № 10/03/14, внаслідок чого ТОВ «Насіннєва Компанія Сідера» отримало право на проведення господарської діяльності із зазначеним препаратом.

При підготовці до закупівлі цього препарату у виробника (компанія «Іпрохем компані Лімітед») позивач з’ясував, що у Митному реєстрі прав інтелектуальної власності міститься запис про винахід «Похідне… 1,3,5-оксідіазину», науковою назвою якого є «тіаметоксам», що, у свою чергу, є діючою речовиною препарату (власник патенту — компанія Syngenta Participations AG).

Дізнавшись про продовження дії патенту, позивач вирішив, що правової основи для таких дій у компанії Syngenta Participations AG не було. Свою позицію позивач ­аргументував тим, що, по-перше, попередній власник патенту — компанія «Новартіс АГ» — протягом 10 років з дня подачі заявки (1993 рік) по день передачі прав за патентом (2003 рік) не зверталася до компетентних органів України за дозволом на використання засобу захисту рослин і не отримувала такий дозвіл. По-друге, внаслідок укладення договору між компаніями «Новартіс АГ» і Syngenta Participations AG остання набула всі права та обов’язки первинного власника патенту, які були визначені на дату такого придбання, зокрема права за патентом, строк дії якого повинен закінчитися 14 липня 2013 року. По-третє, чинним законодавством України не передбачено продовження терміну дії патенту на строк, що дорівнює періоду між датою придбання патенту за цивільно-правовим договором та датою отримання дозволу компетентного органу на використання винаходу. І, по-четверте, дозвіл на використання препарату «Круізер 350 FS, т.к.с., препарат для протруювання насіння» було надано компанії «Сингента Кроп Протекшн АГ».

Syngenta Participations AG не зверталася до компетентних органів України за дозволом на використання засобу захисту рослин та не отримувала такого дозволу; а отримання дозволу іншою особою не дає їй права на продовження терміну дії патенту.

 

Суд установив

У ході судового розгляду було встановлено, що об’єкт патенту України № 41255 на винахід, тобто речовина «тіаметоксам», належить до засобу захисту рослин, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу.

Крім того, 20 травня 2009 року компанія Syngenta Participations AG подала до департаменту клопотання про продовження терміну дії патенту України № 41255 на винахід та копію свідоцтва про державну реєстрацію препарату «Круізер…», виданого компанії «Сингента Кроп Протекшн АГ».

Пункт 4 статті 6 Закону не містить умови про те, що дозвіл на використання засобу захисту рослин повинен бути отриманий винятково власником патенту. Крім того, компанія Syngenta Participations AG документально підтвердила наявність господарських зв’язків із ­компанією «­Сингента Кроп Протекшн АГ» (компанія Syngenta Participations AG є стовідсотковим власником компанії «Сингента Кроп Протекшн АГ»).

Отже, суд установив, що компанія Syngenta Participations AG як власник патенту країни № 41255 на винахід скористалася своїм правом на продов­ження терміну дії патенту, а департамент, встановивши, що всі документи відповідають законодавчим вимогам, прийняв рішення про продовження терміну дії патенту України № 41255 на винахід на п’ять років.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 14 грудня 2015 року в задоволенні позову ТОВ «Насіннєва Компанія Сідера» було відмовлено. Київський апеляційний господарський суд (постанова від 9 серпня 2016 року) та Вищий господарський суд України (постанова від 20 вересня 2016 року) залишилися на боці відповідачів — рішення суду першої інстанції залишене без змін.

 

Хто є хто?

Найцікавіший момент цього правового спору — це застосування судом законодавства щодо продовження дії патенту, об’єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу.

Однак, виникає запитання: хто ж повинен отримати такий дозвіл?

Виходить ситуація, коли ні в Законі, ні в спеціально розробленій МОН України Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об’єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, немає жодного слова про те, ким саме має бути отримано такий дозвіл.

З точки зору судової практики, як бачимо, такий дозвіл може бути отриманий будь-якою особою, голов­не — він має бути поданий разом із клопотанням до ДСІВ саме патентовласником.

Говорити про те, що така позиція законодавця є несправедливою або норма закону не прописана настільки детально, щоб не виникав сумнів — чи обов’язкове отримання такого доз­волу самим власником патенту чи все-таки ні,— немає жодних підстав.

Норма відповідає реальній практиці та господарським відносинам, що існують у повсякденній фармацевтиці, виробництві агрохімікатів, пестицидів тощо, де є ймовірність того, що отримувати дозвіл на використання засобу (об’єкта патенту) буде не сам власник патенту, а, наприклад, ліцензіат. У такому випадку, якщо стати на бік позивача, то виходить, що всі патентовласники втрачають право на продовження терміну дії їхніх патентів, якщо раптом дозвіл у компетентних органів було отримано не ними особисто. А це автоматично звужує права винахідників і супе­речить державній політиці з охорони прав та інтересів громадян у сфері права інтелектуальної власності, що ніяк не може мати місце у сучасному правовому суспільстві.